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裁判例から抽出される進歩性の判断基準についての結論！
発明に特許権が成立するかどうかの予測・判断の際の必読書
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　発明に「新規性」と「進歩性」とがなければ、発明に特許権は成立しません。この２つの条件のうちの「新規性」に関しては、その判断も容易です。ところが、もう１つの条件である「進歩性」については、その判断は容易ではなく、同じ発明について、ある人は進歩性があると判断しても、他の人は進歩性がないと判断する事態がおこることが避けられません。

　そのため、正確な進歩性判断を行うためには、個々の具体的事案における進歩性の具体的判断を行った裁判例から、個々の事案の特殊性を超えて妥当する一般的な進歩性の判断基準を見出すことが不可欠です。進歩性判断についての近年の裁判例は、進歩性判断は検証可能なものでなければならず、「容易に想到することができる」ことを認定できる客観的証拠がなければ、進歩性を否定することはできない、という考え方に基づいており、しごく当然な考え方です。

　しかし、問題は、客観的証拠によって認定されるべき「容易に想到することができる」事実の内実は何か、そして、「容易に想到することができるかどうかを検証可能にする」とは具体的にはどのようなものであるのかです。それが明らかにされなければ、「容易」という不明確な概念もって定義されている「進歩性」の判断や予測が困難である事態から抜け出すことはできません。

　本書は、この問題意識に基づき、裁判例から進歩性の判断基準を分析したものであり、下記の①と②とが裁判例から抽出される進歩性の判断基準についての結論であります。

①　「進歩性」の定義である「容易に発明をすることができたとにいう「容易」とは、証拠によって認定することができない「簡単に行うことができること」とか「やさしいこと」といったいう量的な概念ではなく、「課題の共通性」や「作用・機能の共通性」等といった証拠によって認定することができる「先行公知技術から対象発明に到達することを着想する契機という客観的事実」である質的概念であること。

②　進歩性の判断基準である「先行公知技術から対象発明に到達することを着想する契機という客観的事実」は、対象発明が主引用発明と相違している部分（「相違点に係る対象発明の構成）が主引用発明が対象発明と相違している部分（相違点に係る構成）が相違する態様によって異なるから、「相違点に係る対象発明の構成」が「相違点に係る主引用発明の構成」と相違する各態様で機能する容易想到性の判断基準を提示したこと。

　特許の審査審判実務や特許訴訟に関与する弁理士や弁護士等の実務家の手引き書としてはもちろん、技術開発、技術開発管理、知的財産管理等の各業務に従事する人々にとっても手引きとなる一冊です。

序文

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第１章　「進歩性」概念の概要
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　第１節　発明に特許権が成立するために必要な条件
　第２節　考案に実用新案権が成立するための条件
　第３節　進歩性の有無を判断するプロセス
　.　新規性の有無を判断する手法とプロセス
　.　進歩性の有無を判断するプロセス
　.　進歩性判断のプロセスにおける論点

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第２章　「相違点に係る対象発明の構成」の抽出のための諸問題
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　第１節　対象発明の認定
　.　発明の要旨の認定
　.　発明の要旨認定に適用されるルール（準則）─リパーゼ事件最高裁判決
　.　「発明の詳細な説明」の記載を参酌して「発明の要旨」を認定することができる場合
　.　「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」についての「発明の要旨」の認定
　第２節　引用例としての適格性
　.　引用発明の認定に供することができるもの
　.　「頒布された刊行物」の引用例としての適格性（時間的適格性）
　.　「頒布された刊行物」の引用例としての適格性（記載内容の適格性）
　.　多数の選択肢を有する発明を記載した刊行物の引用例としての適格性
　第３節　刊行物から認定することができる引用発明
　.　複数の引用発明が存在する場合における引用発明の認定
　.　特許文献の記載から認定される引用発明
　第４節　審判及び訴訟の枠組みによる引用発明についての主張立証制限
　.　引用発明の主張・立証についての審判及び訴訟の制度的枠組み
　.　査定系における引用発明の主張・立証の規制
　.　当事者系における引用発明の主張・立証の規制
　.　民事訴訟における引用発明の主張・立証の規制

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第３章　進歩性判断のありかた
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　第１節　「進歩性判断基準」と「対象発明が主引用発明と相違する態様」
　.　進歩性判断基準とそれが機能する局面
　.　対象発明が主引用発明と相違する態様－用途が相違する場合
　.　対象発明が主引用発明と相違する態様－課題解決手段が相違する場合
　第２節　「要件置換型」の「相違点に係る対象発明の構成」の容易想到性
　.　技術分野の関連性
　.　課題の共通性
　.　作用・機能の共通性
　.　引用発明の内容中の示唆
　第３節　「要件付加型」の「相違点に係る対象発明の構成」の容易想到性
　.　問題の所在－「要件付加型」である対象発明の特徴
　.　「引用発明の内容中の示唆」と対象発明の容易想到性
　.　「補完的技術的課題」と対象発明の容易想到性
　.　「要件付加型」の容易想到性を判断した裁判例の検証
　第４節　「要件除去型」の「相違点に係る対象発明の構成」の容易想到性
　.　問題の所在
　.　「要件除去型」の「相違点に係る対象発明の構成」の容易想到性についての裁判例
　.　各裁判例の分析・検討
　第５節　「要件限定型」の「相違点に係る対象発明の構成」の容易想到性
　.　「要件限定型」の「相違点に係る対象発明の構成」の特徴とその論点
　.　「相違点に係る対象発明の構成」が「設計事項」である場合
　.　「相違点に係る対象発明の構成」が「数値範囲の最適化又は好適化」である場合
　.　「均等物による置換」と「最適材料の選択」
　第６節　引用発明と用途を異にする対象発明の容易想到性－用途発明
　.　用途発明の特許性判断の枠組み
　.　引用発明と用途を異にする対象発明の新規性
　.　引用発明と用途を異にする対象発明の進歩性
　.　医薬の「用法又は用量」を規定している対象発明の進歩性

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第４章　進歩性肯定事由
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　第１節　阻害要因
　.　進歩性判断における「阻害要因」における位置付け
　.　阻害要因とはいえないもの
　.　真性の阻害要因
　.　審査基準が例示する「阻害要因」
　第２節　顕著な効果
　.　進歩性を根拠づけるものとしての「顕著な効果」
　.　特許出願後の実験結果－いわゆる「後出し実験データ」－に基づく進歩性判断
　第３節　商業的成功
　.　発明の進歩性と商業的成功
　.　特許権制度の存在理由と商業的成功
　.　市場競争の枠組みにおける技術開発のありかた

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第５章　容易想到性の判断における諸問題
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　第１節　進歩性判断における周知技術の取り扱い
　.　はじめに
　.　周知技術が進歩性判断において副引用発明として用いられる場合
　.　技術的意義や技術的意味を理解をするために周知技術が用いられる場合
　.　「相違点に係る対象発明の構成」が「設計事項」であるか否かを認定・判断するために周知技術が用いられる場合　.　この節の総括
　第２節　２ 段階の容易想到性の判断の過程を経る発明の進歩性－いわゆる「容易の容易」
　.　問題の所在
　.　「容易の容易」否定説の問題点
　.　「容易の容易」の考え方
　第３節　選択発明
　.　選択発明の概念
　.　「選択発明」の進歩性の条件
　.　「予測できない顕著な効果」

掲載判決年月日別一覧表

著：永野　周志
永野 周志（ながの・ちかし）
弁護士
1948年生まれ、1969年司法試験合格。九州大学法学部卒業。九州大学大学院法学研究院客員教授（1999年～2002年）、株式会社産学連携機構九州取締役（九州大学TLO、2 0 0 1 年～2002年）、名古屋商科大学経営情報学部非常勤講師（2006年～2008年）、山口大学経済学部非常勤講師（2008年～2012年）などを務める。