━━━━━━━━━━━━━━━━
第一部 米国のクレーム作成の実務
━━━━━━━━━━━━━━━━
第1章 米国のクレーム作成の基本
Ⅰ.広いクレームの作成
. 独立請求項および従属請求項の考え方
. 同じ実施例の内容を異なった観点で定義する
. 意図する対象をクレームする
Ⅱ.特許侵害訴訟を考慮したクレームの作成
. 侵害の基本的考え方を踏まえたクレームの作成
. 製品の販売形態を踏まえたクレームの作成
第2章 米国の審査実務に沿ったクレーム作成
Ⅰ.基準(特許法第112条.項など)に沿ったクレーム用語の使用
1. 程度を表す用語、相対的な用語 (term of degree, relative term,relative terminology)
. 不明瞭を避けるための表現
. 程度を表す用語、相対的な用語で留意する必要のある用語
. 正確な用語を使用する
. 第112条.項に関するCAFCの判決から
2.Negative limitation( 否定的な限定)
. 否定的な限定の記載例
. 判例で認められた表現
3.Only/ a single(唯一の)による限定
4.Antecedent basis(先行詞)
. 基本的な考え方
. 例外
. 参考となる表現
Ⅱ.審査審判時の広いクレーム解釈とその対応
. クレーム解釈の基本的な考え方
. 簡単な一語を付加することにより明確となる例
. クレームの概念を明確にする例
Ⅲ.限定要求(Restriction Requirement)を考慮したクレームの作成
. 限定要求の考え方
. 選択したクレームの構成要件を全て含む様にする
. 一つの実施例を別の観点からクレームする
Ⅳ.クレーム補正の仕方
. クレームの削除、新規クレームの追加
. クレーム文言の補正
. 米国のクレーム補正方式に沿った補正の重要性
第3章 クレームの形式
Ⅰ.特有なクレーム形式
1.ミーンズプラスファンクションクレーム(means plus function claim)
. ミーンズプラスファンクションクレームとは
. ミーンズプラスファンクションクレームか否かの判断基準
. 最近の傾向
. ミーンズプラスファンクションクレームと解釈されないためのクレームの記載方法
2. プロダクトバイプロセスクレーム(product by process claim)
. 基本的な考え方
. 判例で構造を表すと判断され、クレームの構成要件と判断された用語
. プロダクトバイプロセスを用いる際の留意点
3.プログラムクレーム
. 概 要
. 記載例
4.方法クレーム/プロセスクレーム
. step を用いない記載方法
. step ofを用いる記載方法
. 参考:antecedent basis( 先行詞)およびステップの順番
5.マークッシュクレーム(Markush claim)
. 認められる表現
. 認められない表現
6.ジェフソン形式のクレーム(Jepson claim)
Ⅱ.クレーム構成
1.クレーム構成
. 前文(preamble)
. 変遷語(transitional phrase)
2.従属請求項
. 従属請求項の基本的考え方
. 多数項従属クレーム
3.Doctrine of claim differential(クレーム相違の原則)
第4章 第101条(特許対象)関係クレーム
Ⅰ.特許対象発明の判断手法
1.全体フロー
2.米国特許商標庁の2019年のガイダンス
. ステップ2Aの概要
. ステップ2Bの概要 131
3.米国特許商標庁の2019年のガイダンスの特徴
Ⅱ.裁判所による判断
1.コンピューターソフトウエア関係のクレーム
1-1.特許対象と判断したクレーム
. コンピューター自体を改善する発明
. コンピューターネットワークを改善する発明
. 特定の技術分野を改善する発明
. ビジネス関連の発明
1-2.特許対象ではないと判断したクレーム
. 特許対象と判断したクレームとは異なると判断したクレーム
. その他のケースで特許対象ではないと判断した理由
2.ライフサイエンス(生命科学)関係のクレーム
2-1.特許対象と判断したクレーム
2-2 特許対象ではないと判断したクレーム
Ⅲ.判例を踏まえてのクレーム記載の留意点
━━━━━━━━━━━━━━━
第二部 具体的なクレームの作成
━━━━━━━━━━━━━━━
第5章 具体的なクレームの作成
Ⅰ.理解しやすいクレームの作成
1.クレーム全体
2.各段落の記載
. 段落の記載例
. 段落に限定内容を追加していく記載例
. ⅰ、ⅰ)、.等を用いた段落の記載例
3.同じ名称の部材が存在する場合
Ⅱ.意図する内容/構成のクレーム作成
. 意図する内容/構成を主体としたクレームの記載
. クレームの構成要件を明確にする
Ⅲ.従属請求項の内容や新規の内容を独立請求項に追加する場合
1.従属請求項の内容や新規の内容を独立請求項に追加する具体的な方法
. 新規の内容を独立請求項に追加する場合の考え方
. 独立請求項には記載されていない従属請求項の内容を独立請求項に追加する場合
. 独立請求項の構成要件を限定している従属請求項を独立請求項に追加する場合
. 独立請求項の内容を一部削除する場合
. 発明のポイントを踏まえた補正
2.オブジェクトされた従属請求項を独立請求項にする場合
第6章 日本から米国へ出願する際の留意すべき事項、および、クレーム作成上便利な用語
Ⅰ.米国出願を踏まえた日本語クレームの作成および翻訳文の作成
1.翻訳を考えた表現(翻訳しやすい、内容の理解しやすい表現)とする
2.英文翻訳された用語がクレーム用語として適切でない場合もある
3.直訳しない
Ⅱ.米国実務に合わせたクレームの作成
1.米国実務に合わせた翻訳
. 製品と一緒に販売されないもの/人物、水、ガス等をクレームの構成要件としない
. 程度を表す用語/相対的な用語を簡単な用語に置き換えることも可能
2.留意すべきクレーム表現(「at least one of A or B」と「少なくとも一つ」)
. 「at least one of A and B」と「at least one of A or B」の違い
. 「少なくとも一つ」
3.英文クレームの書き方を踏まえた限定を行う
Ⅲ.日本語や日本語クレーム特有の課題
1.日本語の造語を翻訳する場合
2.日本のクレームの特有の課題
. 於いてクレーム
. 「xxxx手段」のクレーム
Ⅳ.米国出願時から実体審査に於けるクレームの補正(一般的留意すべき事項)
1.米国出願時から実体審査開始までのクレームの見直し/補正
. 広いクレームの観点
. 日本での審査経過に基づいたクレームの補正・変更
. 早め早めの対応(クレームの補正)
2.審査時に於ける留意点
. 審査官がクレーム(クレーム用語)をどのように解釈しているか
. 審査官がクレーム用語を正確に解釈していない場合
Ⅴ.クレーム作成上便利な用語
. 機能を表す表現(configured to/capable of 等)
. 結果を表す表現(thereby/whereby)
. 部材間の寸法、構成関係、配置等を表す用語(dimensioned/structured 等)